原標題：基于專利優先權的申請類型轉換
對于發明、實用新型的申請類型選擇，是在專利規劃之初申請人就面臨的問題。一項新開發的技術方案，除了涉及新方法的要以發明的方式提交申請以外，對于涉及形狀、構造的產品類，可以發明和/或實用新型的方式提交申請。然而在專利布局中，對技術方案的創造性判斷（簡稱“發明高度”）往往會成為申請類型選擇的分水嶺。
隨著國家知識產權戰略的實施，進一步加強了國內申請人的發明創新意識，發明、實用新型的申請量一路高歌猛進，也早已為世人所矚目。
對于發明、實用新型的申請類型選擇，是在專利規劃之初申請人就面臨的問題。
產品類的申請類型
一項新開發的技術方案，除了涉及新方法的要以發明的方式提交申請以外，對于涉及形狀、構造的產品類，可以發明和/或實用新型的方式提交申請。
對于產品類，申請人的通常理解就是，有三種選擇：要么提交發明，要么提交實用新型，要么提交一案兩報(即, 同一申請人在同一申請日對同一發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利)。
不言而喻，申請人更希望一件發明創造能夠輕松拿下“發明”專利，無論其保護期限、還是商譽等方面，都優于“實用新型”專利。
然而在專利布局中，對技術方案的創造性判斷(簡稱“發明高度”)往往會成為申請類型選擇的分水嶺。
常規的類型選擇考量
在申請人基于對發明高度的自信、保護期限等考慮選定“發明”類型時，相比選擇“實用新型”類型而言，實際上要冒更大的被駁回、不予授權導致技術方案白白公開而貢獻社會的風險。
退而求其次，當申請人選定“一案兩報”類型時，則要面對不同的專利審查周期，往往先在5-12月內獲得“實用新型”專利權之后，要等待2-4年左右的“發明”專利審查期。即便通過放棄“實用新型”專利最終獲得了“發明”專利，該“發明”專利也是姍姍來遲，不盡人意，往往會有申請人事后指出早知如此，不如直接申請發明好了，實用新型申請既耽誤了時間又浪費了預算。
再者，如果干脆直接選定“實用新型”類型，雖然相比“發明”申請能夠更快地獲得專利權，往往又會因發明高度實際上、或許也并不那么低的主觀感覺，對最終放棄了挑戰發明的機會心有不甘。
尤其是對于發明高度或許似高實低、似低實高的技術方案，申請人在提交申請之前，即便是在非充分檢索的基礎上，仍然難以預測其授權前景而舉棋不定時，再考慮到實用新型專利權的期限比發明專利少十年的保護期，對經濟價值較高的專利技術而言，也仍然是令申請人十分頭疼的類型選擇問題。
新形勢下的新選擇
隨著國家知識產權局的新部署，發明專利審查周期已從以往的平均23個月左右逐漸向16個月左右縮減。在實務中，也已有審查周期更短的案例。這為申請人帶來了新的申請類型的選擇機會。下面通過一個案例來進行說明。
案例
以PDF方式提交的普通發明申請(申請日2023年11月24日)，約經9個月即收到《第一次審查意見通知書》(簡稱“一通”，發文日2023年8月9日)，在二日內完成答復(提交日2023年8月11日)后，約一個半月即收到《第二次審查意見通知書》(簡稱“二通”，發文日2023年9月27日)，此時距離申請日起用時剛過十個月，還差約兩個月到一年(即，到達優先權期限)。
其中，經過 “一通”、“二通”的溝通，審查員仍堅持認為該發明相比現有技術不具有創造性。
基于對該發明、現有技術、審查員的主觀及客觀意見的綜合認識，代理人認為該發明仍有爭辯的余地，但同時也存審查員將不再接受爭辯意見而發出《駁回決定》的較大可能。
一個是繼續爭辯，冒被駁回的風險;另一個則是在爭辯的同時，作好在2023年11月23日前(距離申請日2023年11月24日一年內)要求以該發明為本國優先權，提出一件實用新型專利申請的準備。
該優先權所利用的是《專利法》第二十九條的規定“……申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，……又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。”以及《專利法實施細則》第三十二條的規定“申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請;……申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”。
盡管審查員最終對該專利予以授權，但該案對于后來的產品類申請的類型選擇仍有一定的借鑒意義。
借鑒意義
筆者認為，為了贏得更大的市場份額、增強企業和產品的市場競爭力，即便對于“發明高度”的判斷可高可低的略顯尷尬情況，也可以在充分考慮其它因素的基礎上，首先提出發明申請。
在此的發明申請，鑒于作為其前提的“發明高度”的考慮，一般不會沿“高質量申請”路線提出“預審”、“優先審查”請求，而仍是沿常規的普通申請路線推進。
當然，為了能夠盡可能地加快審查進程，申請人也可以“提出提前公布請求”、“同時提出實質審查請求”、“與申請費一起繳納實質審查費” “不要求延期實審”等。
另外，除了像上述針對審查意見的快速響應，于一周前后即完成答復意見的陳述以外，還可以考慮在制作提交文本時，代替PDF而選用另一種XML的電子格式，以進一步加快進程，當然此時要面臨編輯成本，如文本丟落、格式變異等導致的實質公布不充分、形式性缺陷等風險。
最終類型的轉換
仍借用上述案例，設若在答復二通時，審查員仍沒有采納爭辯意見而發出三通、或者駁回決定，這時的發文日往往已逼近優先權期限。還有一種窘境就是逼近優先權期限之前仍未得到審查員的進一步的意見通知書。此時，如果申請人方面基于不樂觀的授權前景而最終決定放棄發明申請時，則可以在優先權期限之前，提出一項新的實用新型申請，其中要注意要求所放棄的發明的優先權。
如此帶來的法律預期結果為，發明申請因為被實用新型申請要求為本國優先權而將被視為放棄，實用新型因為要求了對發明申請的優先權，而得以保留對原技術方案的“繼續”申請，在隨后“經初步審查沒有發現駁回理由的”(參見《專利法》第四十條)獲得“實用新型”專利權之后，仍能基于“實用新型專利權的期限為十年……自申請日起計算” (參見《專利法》第四十二條)而受益，從而盡可能地實現對專利產品、相應市場份額的保護，而不是僅僅因為發明申請被駁回而就簡單地撤退、放棄。
當然，申請人在借鑒該類型轉換策略時，仍應充分考慮在申請日起一年內未得到審查員提審，仍無法預知可能要檢索到的現有技術，從而無法借鑒調整對發明授權前景的判斷的情況。


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